【前言】北京市高級人民法院公布的商標授權確權行政案件審理指南中指出:判斷訴爭商標與引證商標是否構成近似商標,共存協議可以作為排除混淆的初步證據。引證商標與訴爭商標的商標標志相同或者基本相同,且使用在相同或者類似商品上的,不能僅以共存協議為依據,準予訴爭商標的注冊申請。引證商標與訴爭商標的商標標志近似,使用在相同或者類似商品上,引證商標權利人出具共存協議的,在無其他證據證明訴爭商標與引證商標的共存足以導致相關公眾對商品來源發生混淆的情況下,可以認定訴爭商標與引證商標不構成近似商標。

從上述指南意見可以看出,訴爭商標與引證商標為相同或基本相同商標,還是近似商標直接影響共存協議的法律效果。實踐中,國家知識產權局及兩審法院對訴爭商標與引證商標構成相同或基本相同商標還是近似商標的標準把握亦有所不同,本文以實際案例展示共存協議在駁回復審及訴訟階段的效力判定。

一、駁回復審階段


1、上海愛彼此家居用品股份有限公司申請注冊第30128708號“ABSHOME及圖”商標,被國家知識產權局以該商標與第13760833號圖形商標近似為由駁回。申請人在復審階段提供了引證商標所有人同意申請人在指定商品上,在中國使用和注冊申請商標的商標共存同意書以及公證認證書。


國家知識產權局認為,于引證商標所有人已書面同意申請人在指定商品上在中國使用和注冊申請商標,且雙方商標有所區別,申請商標可予以初步審定。


2、伊頓萬斯公司向中國知識產權局申請領土延伸保護,即國際注冊第1413122號“Eaton Vance Advanced Investing”商標,被知識產權局以該商標與國際注冊第1121368號“EATONVANCE”商標近似為由駁回。引證商標所有人為申請人出具了《同意書》。


國家知識產權局認為,鑒于駁回決定中引證的國際注冊第1121368號商標(引證商標)所有人EATON VANCE MANAGEMENT已出具經公證認證的《同意書》,聲明同意申請商標與引證商標并存,且申請商標與引證商標有所不同,故其不構成申請商標獲得領土延伸保護的障礙。


3、云南偉爵茶業有限公司申請注冊的第33276275“農莊·偉爵及圖”商標被國家知識產權局以該商標與第15659267“偉爵”商標、第32151371“偉爵 ”商標、第13845657“圖形”商標、第16409733“食禾匯及圖”商標、第13538262“KNORR SUSTAINABILITY PARTNERSHIP及圖”商標、第17037761號“湘里鄉記FROM HUNAN DAWEISHAN TOWNSHIP IN HUNAN TO REMEMBER及圖”商標、第13569625號“圖形”商標(引證商標一至七)近似為由駁回。申請人在復審階段提供了引證商標一所有人李正康出具的《商標共存協議》。


國家知識產權局認為,鑒于駁回決定中引證的第15659267號商標(引證商標一)所有人李正康已出具《商標共存協議》,聲明同意申請商標與引證商標一共存,且申請商標與引證商標一整體構成有所不同,故引證商標一不構成申請商標獲準初步審定的在先障礙。
申請商標指定使用的商品與引證商標二現核定使用的商品不屬于同一種或類似商品;申請商標與引證商標三至七在整體構成和呼叫方面均存在差異,不構成近似。決定申請商標在復審商品上的注冊申請予以初步審定。



4、武漢眾邦銀行股份有限公司申請注冊的第33212403號“眾邦銀行 ”商標被國家知識產權局以該商標與第20772533號“眾邦”商標近似;該商標違反《商標法》第十條第一款第(七)項規定予以駁回。申請人在復審階段提供了引證商標所有人出具的《商標共存協議》。

國家知識產權局認為,鑒于引證商標注冊人已同意申請商標的注冊,引證商標注冊人與申請人之間存在利害關系,且申請商標與引證商標尚存一定差異,我局對申請商標與引證商標的共存予以認可。且申請商標不屬于《中華人民共和國商標法》第十條第一款第(七)項所指情形。申請商標的注冊申請予以初步審定。

二、行政訴訟階段


1、國家知識產權局在復審程序中不予認可的共存同意書在后續的訴訟程序中一審、二審法院均予以認可。


布朗斯(南莫爾頓街)有限責任公司申請注冊的第21917611號“BROWNS”商標被國家知識產權局以該商標與第3932949“BROWN SHOE”商標、第2021535“BROWNS”商標、第6231617“BROWNS”商標、國際注冊第770162號“LEEROY BROWNS”商標(引證商標一至四)近似為由駁回。

申請人在復審階段提供了引證商標一、二、三所有人出具的經公證的《同意書》,同意申請商標在其指定商品上在中國與引證商標一并存。


國家知識產權局認為,鑒于引證商標一所有人已出具書面聲明,同意申請商標在其指定商品上在中國與引證商標一并存,且申請商標與引證商標一尚有一定區別,指定使用商品亦有所差異,故申請商標與引證商標一未構成《商標法》第三十條所指情形。
雖然引證商標二、三所有人同意申請商標在其指定使用的商品上在中國與引證商標二、三并存,但申請商標文字“Browns”與引證商標二、三文字“BROWNS”相同,指定使用商品亦基本相同,仍易導致相關公眾對商品來源產生混淆和誤認,構成近似商標。
至本案審理時,引證商標四處于商標局連續三年停止使用撤銷程序中,其現為有效注冊商標。同時,申請商標文字“Browns”與引證商標四主要認讀文字“BROWNS”相同,其間僅字母書寫方式存在差異,消費者在隔離狀態下以一般注意力不易區分,已構成近似商標。
申請商標予以駁回。
布朗斯公司不服被訴決定,于法定期限內向北京知識產權法院提起行政訴訟。
北京知識產權法院認為,國際注冊第770162號“LEEROY BROWNS”商標在全部核定使用服務上的注冊已被撤銷,該撤銷決定已經生效,并已刊登撤銷公告,其不再構成訴爭商標獲準初步審定的在先權利障礙。訴爭商標經過了一定藝術化處理,與引證商標標志存在一定差異,整體上能夠為相關消費者所區分?!锻鈺繁憩F了引證商標權人對其商標權的處分,在無證據表明該商標共存協議和《同意書》會對消費者利益造成損害的情況下,應當予以尊重。綜上,被訴決定的主要證據不足,依法應予撤銷。依照《中華人民共和國行政訴訟法》第七十條第一項之規定,判決:一、撤銷被訴決定;二、商標評審委員會重新作出決定。
國家知識產權局不服原審判決,向北京市高級人民法院提起上訴。
北高院認為,在判斷訴爭商標與引證商標是否構成商標法意義上的近似商標時,同意書可以作為初步排除混淆的依據。若引證商標與訴爭商標的商標標志相同或基本相同,且使用在同一種或類似商品上,則不能僅以同意書為由,準予訴爭商標注冊。若商標標志近似,使用在同一種或類似商品上,在無其他證據證明訴爭商標與引證商標足以導致相關公眾對服務來源發生混淆的情況下,可以準予訴爭商標注冊。“足以導致相關公眾對商品來源發生混淆”的判斷,可以從指定使用商品相關公眾的認知注意程度、標志的顯著性、知名度、當事人的主觀狀態、市場的客觀使用方式等進行綜合認定。
本案中,引證商標所有人NFL資產有限責任公司出具了同意布朗斯公司使用訴爭商標的同意書,且訴爭商標經過藝術化處理,與引證商標一、二不構成相同或基本相同,在案證據亦不足以證明訴爭商標與引證商標一、二使用在訴爭商標指定使用商品上足以導致相關公眾對商品來源產生混淆,故原審判決認定訴爭商標與引證商標一、 二未構成2013年商標法第三十條規定的使用在同一種或類似商品上的近似商標的認定并無不當。
二審維持原判。


2、一審程序中不予認可的共存同意書在二審程序中予以采信。

株式會社布朗多申請注冊第25228896“PRONTO及圖”商標被國家知識產權局以該商標與第3378379“PRONTO”商標、與國際注冊第1227676號“PASTA PRONTO”商標、第4963468“PRONT”商標、第7099525“龐德食品PONTO及圖”商標、第3309244“哈桑及圖”商標、第4226034“明旺及圖”商標(以下稱引證商標六)近似為由駁回。


國家知識產權局認為,申請商標與引證商標四、五、六在整體含義、構成要素上存在差異,整體尚可區分,未構成《中華人民共和國商標法》第三十條所指的使用在同一種或類似商品上的近似商標。引證商標一核定使用在制作烘烤食物餡料、制作面包糕點用烘烤混合材料(以面粉為主)、面包、蛋糕部分商品上,因連續三年停止使用已被商標局撤銷。申請商標指定商品與引證商標一核定使用商品不不屬于同一種或類似商品,兩商標不構成《商標法》意義上的近似商標。申請商標的顯著識別部分“PRONTO”與引證商標二的顯著識別部分“PRONTO”字母構成相同;與引證商標三“PRONT”字母構成相近,故申請商標與引證商標二、三分別構成近似標識。故而決定申請商標在部分商品上予以初步審定,部分商品上的注冊申請予以駁回。


申請人不服被訴決定,于法定期限內向北京知識產權法院提起行政訴訟。并在訴訟程序中提交了引證商標二、三的所有人出具的經公證的共存同意書。
北京知產法院認為,訴爭商標顯著識別部分與引證商標二、三顯著識別部分 高度近似,且其指定使用商品與引證商標二、三核定使用商品屬于相同或類似商品, 容易造成相關公眾對商品來源產生混淆誤認。在此前提下,共存同意書雖然協調解決了訴爭商標權利人和引證商標權利人之間就商標注冊以及權利行使的特定主體民事權益沖突問題,但商標核準注冊制度本身還兼具維護社會公共秩序、社會公眾利益。在不能排除相關公眾對商品來源產生混淆誤認可能性的情形下,訴爭商標申請注冊依舊不符合商標法第三十條的有關規定。
株式會社布朗多不服原審判決,向北京市高級人民法院提起上訴。
注冊商標的專用權,以核準注冊的商標和核定使用的商品為限。通常而言,引證商標與訴爭商標的商標標志相同或者基本相同,且使用在相同或者類似商品上的,不能僅以共存協議為依據,準予訴爭商標的注冊申請。引證商標與訴爭商標的商標標志近似,使用在相同或者類似商品上,引證商標權利人出具共存協議的,此種情況屬于引證商標權利人對其商標禁用權的處分。在無其他證據證明訴爭商標與引證商標的共存足以導致相關公眾對商品來源發生混淆的情況下,可以認定訴爭商標與引證商標在相關商品上共存,不易導致相關公眾的混淆誤認,從而尊重引證商標權利人的意思自治。本案中,訴爭商標是由圖形及字母“PRONTO”構成的組合商標,引證商標二是由 字母“PASTAPRONTO”構成的純文字商標,引證商標三是由“PRONT”構成的純文字商標。對比訴爭商標與引證商標二、三,二者存在相似之處,又存在較為明顯的差異,訴爭商標與引證商標二、三整體上構成近似商標。鑒于本案并無證據顯示訴爭商標與引證商標二、三的共存足以導致相關公眾對商品來源發生混淆,故對于引證商標二、 三權利人出具的共存同意書應當予以采信,并據此認定訴爭商標與引證商標二、三在同一種或類似商品上并存,不足以導致相關公眾的混淆誤認,即引證商標二、三不構成訴爭商標注冊的權利障礙。

綜上所述,被訴決定及原審判決認定事實及適用法律有誤,應當予以糾正。株式會社布朗多的上訴理由成立,本院對其上訴請求予以支持。